Fuente: MARCASUR
Adidas constató que una importante cadena de comercialización de indumentaria y calzado estaba vendiendo calzado deportivo luciendo cuatro tiras.
Adidas constató que una importante cadena de comercialización de indumentaria y calzado del Uruguay estaba vendiendo calzado deportivo luciendo cuatro tiras, elemento que vulneraba sus derechos marcarios, constituyendo, además, actos de competencia desleal.
En el año 2013 Adidas notificó notarialmente al titular de dicha cadena que la comercialización de productos incorporando las cuatro tiras, similares y confundibles con sus marcas de las “tres tiras” vulneraba sus derechos y solicitó que cesara en el uso y comercialización de los mismos.
El infractor no cumplió con lo intimado. Por el contrario, optó por iniciar la vía contenciosa, tanto en el área administrativa, como en la judicial. En la vía administrativa solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNPI) la anulación de las marcas registradas Nº. 378.501, Nº 421.739 y Nº 384.262 de Adidas, fundándose en los artículos 4 numeral 11º y 5 numeral 7º de la Leyº 17.011, expresando que las marcas de Adidas no cumplen con los requisitos de fantasía y distintividad exigidos por la norma. Además se alegó la existencia de un propósito de competencia desleal por parte de Adidas.
La distintividad, una de las funciones que cumple la marca, es quizás la más importante, en base a la cual el signo distingue el producto o servicio de un comerciante, diferenciándolo de otros productos o servicios comercializados o prestados por otros comerciantes.
La marca “tres tiras” fue diseñada por Adi Dassler para distinguir sus zapatos deportivos de los elaborados por otros fabricantes y fue la primera usada en el calzado Adidas en el año 1949. Esta marca, con el paso de los años, adquirió un carácter icónico para Adidas.
Adidas argumentó en su defensa que la marca de las “tres tiras” posee un grado de distintividad y de notoriedad indiscutido, que ha trascendido fronteras geográficas y políticas, posicionándola a nivel global dentro del grupo de signos marcarios de notoriedad universal.
También sostuvo que no existe propósito de competir deslealmente. Adidas simplemente acciona en defensa de sus legítimos derechos. Es justamente en virtud del éxito de la marca de las “tres tiras”, y de los productos identificados con ella, que existen múltiples intentos de imitación como el que originó este caso.
Entre otros medios probatorios se aportó el resultado de una encuesta de mercado realizada en Uruguay la cual arrojó un resultado contundente y categórico. “La marca de las ‘tres tiras’ es, sin ninguna sombra de duda, distintiva y asociada a Adidas. Los encuestados a quienes se le muestra un calzado deportivo con las tres tiras, sin ninguna otra mención, lo identifican inmediatamente con Adidas, lo mismo en el caso de vestimenta, las tres tiras ubicadas en el costado de un pantalón o campera o remera, es identificado inmediatamente con Adidas”.
Se aportó como prueba la resolución previa de la DNPI del 21 de abril de 2008 por la cual rechazó la solicitud de registro de una marca con cuatro tiras realizado por una empresa local, en virtud de la oposición deducida por Adidas en base a sus marcas Nº 421.739 y Nº 422.762. En el mismo dictamen donde rechazó el registro de las cuatro tiras por ser confundible con las tres tiras. La DNPI también sostuvo que la marca de las tres tiras es notoriamente conocida al decir: “es la empresa que se ha distinguido mundialmente por su marca de las tres tiras...”.
Con fecha 17 de octubre de 2016 la DNPI resolvió no hacer lugar a la acción de anulación presentada contra el registro de las marcas de Adidas. La resolución es adoptada como resultado de un análisis detenido de todo lo alegado y probado en el expediente respectivo.
Parte de la misma entiende "que la marca impugnada presenta las características de novedad y distintividad, teniendo en cuenta que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione".